Tescilsiz İşletme Adının Marka Olarak Üçüncü Kişilerce Kullanılması Ve Tescilli Markanın Sicilden Silinmesi

GİRİŞ

 Makalemizin başlığından da anlaşılacağı gibi, konu aslında tescilli bir markaya karşı tescilsiz olan işletme adının korunabilirliği ile ilgilidir ki, aslında bu husus, özellikle marka konusuna yeni alışan ve markalaşma yolunda atılacak adımların önemini henüz kavramış bir ülkede, oldukça sık karşılaşılan durumlardan birisidir. Çünkü, son yıllarda marka tescil başvurusu konusunda Avrupa çapında ön sıralarda olan (hatta birkaç yıl da yıllık 120 binden fazla marka başvurusu ile Avrupa’nın en çok marka başvurusu yapılan ülkesi olan) Türkiye açısından durum daha da önem arzetmektedir. Özellikle markanın işletme adı olarak kullanımı konusu doktriner bir inceleme konusu olarak sıklıkla incelensede, tescilsiz bir işletme adının tescilli bir markaya karşı korunabilmesi hususu pek de incelenmemiş, uzak durulmuştur.  Fakat özellikle Türkiye gibi ülkelerde geleneksel işletme anlayışla yıllarca kendi işletme adları ile piyasada tanınmışlık sağlayan işletme sahiplerinin, modern tarzda ticaret yapan rakiplerinin, işletme adlarının tescilli bir marka olarak karşılarına çıkması ve bunun neticesinde kendilerine yıllarca kullandıkları tabelaların indirilmesi, bu işletme adlarının artık kullanılmaması gerektiği talebi ve ihtarı karşısında şaşkınlık yaşamalarına sebep olmakta ve sınai mülkiyet hakları mahkemelerinde zorlu davalarla karşı karşıya kalabilmektedirler.

 İşte bu kısa araştırma yazısı, tescili olmayan işletme adı sahiplerinin, işletme adları ile aynı veya benzer olan ve fakat tescilli olan markalara karşı yürütecekleri hukuk mücadelesinde yararlı olabilecek bazı bilgileri ortaya çıkarmak için yazılmıştır.

              A-    MARKA HUKUKUNDA TESCİL İLKESİ NE DEMEKTİR? TESCİL KARİNESİ ÇÜRÜTÜLEBİLİR Mİ?

 Marka hakkı, tescille doğar. Buna markanın korunmasında “tescil ilkesi” denilmektedir. Dolayısıyla kurucu etki tescille başlar. Markasını tescil ettirmemiş kişiler, 6769 Sayılı Kanununa değil Türk Ticaret Kanunu’nun 54 ve 55.maddelerindeki haksız rekabet hükümlerine başvurabilirler.

 Tescil, “bildirici” niteliktedir. Yani tescil markanın hak sahipliği için karine teşkil eder, ancak tescil yoluyla kazanılan hak sahipliği markayı ilk defa kullanan kişi tarafından çürütülebilir.

 Her ne kadar SMK tescilli markalar için koruma sağlamakta ise de, önceye dayalı bir hakkı olduğunu iddia eden tescilsiz markaya sahip taraf, iddiasını ispat edebildiği takdirde tescilsiz markası ile aynı veya benzer marka başvurusuna Türk Patent Kurumu nezdinde itiraz ederek başvurunun reddini sağlayabilir. Reddin kapsamı markanın kendisine ve/veya mal ve hizmet sınıflarına olabilir.

 TPMK kurumu nezdinde yapılan marka başvurusunun reddi talebi reddedilen kişi, yine 6769 Sayılı kanunun vermiş olduğu hak kapsamında (md 25) hükümsüzlük davası açabilir.

              B-    TESCİL İLKESİNİN İSTİSNASI OLAN ÖNCEYE DAYALI HAKLAR NELERDİR?

 Önceye dayalı hak kavramı, tescil ilkesinin istisnalarını oluşturmaktadır.

Yani markayı ilk kez kullanan kişinin tescil ile oluşan karineyi çürütmesi anlamına gelmektedir. Bunun kapsamı da aşağıdaki 3 şekilde olmaktadır.

              1-      Rüçhan hakkı

2-      Paris sözleşmesi anlamında tanınmış marka niteliğini kazanma

3-      Markasal kullanma (haksız yararlanma oluşturmayan kullanımlar bunun istisnasıdır)

a)      Tescilli markasal kullanma

b)      Tescilsiz işaretlerin markasal kullanılması

(Makalemiz tescilsiz işaretin -işletme adının- markasal kullanımı ile ilgilidir. Dolayısıyla bu doğrultuda makalemiz ilerleyecektir. )

              C-    ÖNCEDEN KULLANILAN TİCARET ÜNVANI İLE SONRAKİ MARKANIN ÇATIŞMASI/ÇAKIŞMASI

 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 52.maddesine göre usulen tescil ve ilan edilmiş bir ticaret ünvanını kullanma hakkı sadece sahibine aittir.

 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre ise usulen tescil edilmiş bir marka, başvuru sahibine “sahiplik karinesi” verir ve markayı kullanma hakkı sağlar.

 Bir ticaret ünvanı veya işletme adı ile tescilli bir markanın aynı veya benzer olması kanunlar arası çıkar çatışmasını doğurmaktadır.

 Aslına bakılırsa bu durum her iki kanun açısından da ortak bir paydada düzenlenmemiştir.

 Ancak şunu belirtmek gerekir ki, bir ticaret ünvanının marka olarak haksız kullanımı 6769 Say. Kanuna göre “sınai mülkiyet hakkına -marka hakkına- tecavüz” anlamına geldiği gibi, tescilli bir markanın kötüniyetli bir şekilde ticaret ünvanı ile karıştırılacak ve onun şöhretinden yararlanacak şekilde kullanılması ve haksız yarar elde edilmesi, Türk Ticaret Kanununa göre “haksız rekabet” anlamına gelmektedir.

 Yine kanunların verdiği hak gereği, önceki tescilli bir ticaret unvanını kullanan kişi, iyiniyetli kullanım kapsamında kaldığı ve markasal kullanım yapmadığı takdirde, ticaret ünvanını kullanmak hakkına sahip olduğu gibi, sonraki tescilli marka sahibi, sırf tescilden kaynaklanan haklara dayanarak önceki tarihli ticaret ünvanını da haksız ve kötüniyetli olmadığı takdirde kullanımını engelleyemez.

              D-    ÖNCEDEN KULLANILAN İŞLETME ADININ SONRAKİ MARKAYA KARŞI DURUMU

 Ticaret ünvanından farklı olarak işletme adının tescilli markaya üstünlüğü bakımından genel kabul görmüş doktrin, işletme adının yurt çapında yaygın tanınmışlığıdır.

 “İşletme adı, bir kişinin veya şirketin işletmesini diğer işletmelerden ayıran kimlik işaretidir. O bakımdan markadan önceki tarihlerde tescil edilmiş veya kullanılmış olan işletme adının yurt çapında yaygın tanınmışlığı varsa markaya önceliği kabul görebilir.”

(Marka hukukunda önceye dayalı haklar, ilhami GÜNEŞ, 1.basım, sy. 143)

 İşletme adını kaydettirerek kullanan kişi, bu hakka dayanarak ve yurt çapından yaygın tanınmışlığa ulaştığını ispat ederek, aynı veya benzer işareti aynı veya benzer mal ve hizmetlerde kullanan kişiye karşı hak elde etmektedir.

Tescilsiz olarak kullanılan işletme adları da genel olarak haksız rekabet hükümleriyle korunurlar.

 Tescilsiz bir marka veya işaret sahibinin hak elde edebilmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekmektedir;

              a)      Marka başvurusundan önce bu işaret için bir kullanım olması,

b)      Bu kullanımın markasal olması,

c)      Bu işaretin, sahibine, sonraki markanın kullanımını engelleme hakkı vermesi,

E-    MARKASAL KULLANMA NE DEMEKTİR?

 Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini başka bir işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve grafikle gösterilebilen, çoğaltılabilen nitelikteki kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi her türlü işaretlerdir. (6769 Sayılı Kanun madde 4)

 Yani markanın unsurları şunlardır;

- Ayırt edicilik ve

- Çizimle görüntülenebilen ve çoğaltılabilen işaret

- İşletme (ye ait olması)

Görüldüğü gibi, bir işaret, ister şekilde ibaret olsun, ister ticaret ünvanı şeklinde kullanılarak mal ve hizmetler için ayırt edicilik kazandıran harflerden meydana gelsin, bu şekilde kullanım markasal kullanımdır. Yani özetle, tescilli veya tescilsiz bir işaretin markanın işlevlerini gerçekleştiren şekilde kullanımı, markasal kullanmadır.

              F-     İŞLETME ADININ SINAİ MÜLKİYET HAKKI KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI HAKKINDA DOKTRİN

 “İşletme adına ilişkin hüküm TTK’nin 53. maddesinde yer almaktadır. TTK m. 53’ten hareketle işletme adı, işletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan ad olarak tanımlanabilir. İşletme adı, bir eşya ismi olup “ticari işletme” denilen malvarlığının bütününü ifade eder. İşletme adı bir kişiyi değil bir işletmeyi akla getirir.

 İşletme adı, diğer “ayırt edici ad ve işaretler” ile birlikte sınaî mülkiyet hakları kapsamındadır.Dural/Sarı’ya göre işletme adı bir fikrî üründür. Tekinalp ise işletme adının fikrî nitelik taşımayıp sadece ayırt edici vasfa sahip olduğu görüşündedir. Düşüncemize göre işletme adı bir fikri üründür, çünkü seçilen işletme adının işletmenin faaliyet alanı ile uyumu, akılda kalıcılığı ve çekiciliği, insan zekâsı ve hislerinin yaratıcı uğraşları sonucu ortaya çıkmaktadır. İşletme adı yenilik unsurunu haiz olmayıp sahibinin hususiyetini taşımadığı hâlde tanıtıcı, ayırt edici ve teşhis ettirici nitelikleri dolayısı ile korunur.”

(Türk Hukuku Kapsamında İşletme Adının Haksız Rekabet Hükümleri Uyarınca Korunması, Gürkan Ormancı, Dergipark, Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Tfm/İssue/56048/771382 )

              G-   GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ ve TEKLİK İLKESİ NE DEMEKTİR?

 Marka ve unvan hakkı kural olarak tescille elde edilse dahi tescil edilmemiş bir işaretin kullanımı ve bu kullanım yoluyla bilinir hale getirilmesi, bu işaret sahibi için hak doğurur. Böyle bir işaretin tescil edilmemiş olması bu işaretin gerçek hak sahipliğinin korunmayacağı anlamına gelmez. Kaldı ki, bu işaretin sahibi tescil yoluna gittiği takdirde yapılan işlem yalnızca “bildirici” etkiye sahiptir. (Fikri Mülkiyet, s.382, TEKİNALP) İşte tescil edilmemiş olsa dahi bir ad veya işaretin sahibi, bu ad veya işareti tescil ettiren kişiye karşı bir hak öne sürebilir ve tescili önleyebilir. Bu hak sahipliğine “gerçek hak sahipliği” denilmektedir.

 Yine doktrinde “teklik ilkesi” olarak geçen ilkeye göre bir işaretin gerçek hak sahipliği ancak bir kişidir. Dolayısıyla bir işaret tescil edilmiş ise ve gerçek hak sahipliği iddia ve ispat eden kimse yok ise o ad veya işaretin sahibi tescil sahibidir. Bu duruma hem Ticaret ünvanı tescilinde hem marka tescilinde geçerli olmak üzere “teklik ilkesi” adı verilir. Ancak yapılan tescil daha önce kullanılmış bir ad veya işaret ise onu ilk kullanan kişi gerçek hak sahipliğini ileri sürerek o ad veya işaretin kendisine ait olduğunu öne sürebilir.

              H-   TİCARET ÜNVANI VEYA İŞLETME ADI İÇİN ÖNCEYE DAYALI HAK İDDİA ETMEK İÇİN TESCİL ŞART MIDIR?

 Sınai mülkiyet Kanununun 6.maddesinin 3.bendi tescilsiz ad ve işaretler için koruma sağlar.

 TESCİLSİZ KORUMA SAĞLAYAN SMK 6.MADDESİNİN İLGİLİ BENTLERİ ŞU ŞEKİLDEDİR;

 6.madde/(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

 “SMK 6/3 te tescilsiz ticaret ünvanına dayalı olarak sonraki marka tesciline itiraz hakkı verilmiş olsa dahi, sonraki tarihli marka bir şekilde tescil edilmiş olabilir.Bu durumda unvan sabihine, haksız tescilin mahkeme kararı ile hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep hakkı verilmiştir.

“(Marka Ve Ticaret Ünvanı Arasında Karıştırılma Tehlikesi, M.İkbal Karadaş, Ağustos 2020 Basım, sy, 103)

İ-      MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜ İSTEYEN KİŞİNİN HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI AÇMASI İÇİN TESCİL BAŞVURUSUNA İTİRAZ ETME ŞARTI VAR MIDIR?

 Markanın hükümsüzlüğünü isteyen unvan sahibinin, marka tesciline itiraz etmiş olması aranmaz. (Spekülasyon Ve Engelleme Markaları, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Dergisi, 2008, S. 32)

 Ancak haksız marka başvurusuna itiraz edildiği, fakat itirazın reddedildiği durumlarda açılacak davalarda red kararının da iptali istendiği için Türk Patent Ve Marka Kurumunun da davaya dahil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla itirazsız tescil durumunda açılacak davaların tarafının sadece haksız tescil sahibi olduğu açıktır.

J-      KONU HAKKINDA BENZER YARGITAY KARARLARI

 T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

Esas No: 2016/5961 Karar No: 2018/455 Karar Tarihi: 18.01.2018

 Taraflar arasında görülen davada .... Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 25.02.2016 tarih ve 2014/683-2016/154 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmis ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildigi anlasılmıs olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, durusma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra isin geregi görüsülüp, düsünüldü:

 Davacı vekili, müvekkilinin .... markasının gerçek hak sahibi oldugunu, müvekkili şirketin Turunç beldesindeki arazisi üzerinde apart kompleksi insa ederek 1989 yılında ...OTEL adıyla işletmeye açtıgını, 1989 yılından bu yana "...." markasını 43. sınıfta yer alan hizmetler için tescilsiz olarak kullandıgını, turizm sektöründe meshur ve bilinir hale getirdigini, Turunç'a 24 km uzaktaki Bozburun beldesinde.... Hotel adıyla davalıya ait tesisin açıldıgını, davalıya ihtarda bulunuldugunu, davalının kötü niyetli tescilde bulunarak müvekkilinin tanınmıslıgından faydalanma amacı güttügünü, 556 sayılı KHK'nın-8/3. maddesi gereğince davalı markasının hükümsüzlügünü, markanın sicilden terkinini, www.....hotel.com adresine erisimin engellenmesini talep etmistir.

 Davalı vekili, müvekkilinin Marmaris ilçesinin Bozburun bölgesinde on bes odalı butik otel tarzında insa edilmis ve denize sıfır tesisini 30.03.2012 tarihinde .... BOUTIQUE HOTEL olarak tescil ettirdigini, "...." kelimesinin M.Ö. 412 yılından beri kullanılan eski bir Yunanca bir kelime oldugunu, gemilerin toplandıgı yer olarak bilindigini, pek çok yerde ve degisik alanlarda kallanıldıgını, müvekkilinin tesisinin denize sıfır konumda ve Bozukkale Antik Kentine çok yakın oldugunu, davacının tesisinin ise müsterilerini denize tasıma yolu ile ulastırabildigini ve bu sebeple kendi otelinin daha çok tercih edildigini, farklılıkları sebebiyle rekabete düsme imkanı olmadıgını ve tescilin iyiniyetli oldugunu savunarak davanın reddini istemistir.

 Mahkemece Dairemizce verilen bozma kararına uyularak, davacı markasının davalının marka başvurusundan önceki bir tarihte ve yine aynı ya da benzer mal veya hizmetler üzerinde tescilsiz marka olarak kullanıldığının kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı ... adına tescilli .... markasının hükümsüzlüğüne ve marka sicilinden terkinine,  ww.....hotel.com adresine erişimin engellenmesine karar verilmistir.

 Kararı davalı vekili temyiz etmistir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmis olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde degildir.

 SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, asagıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 18.01.2018 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

Esas No: 2003/2883 Karar No: 2003/9171 Karar Tarihi: 13.10.2003

 Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 3.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 07.11.2002 tarih ve 2001/842 - 2002/586 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekillerince ayrı ayrı istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürkan Gençkaya tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra isin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 Davacı vekili, müvekkilinin "KOÇ" ticaret unvanı ve markasını tanınmış ve maruf hale getirdiğini, davalı şirketin "Koç Un Sanayi A.S" adı ile yaptığı marka başvurusuna yapılan itirazın reddedildiğini,ret kararına karsı yapılan itirazında reddedilmis oldugunu ileri sürerek, Yeniden Inceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptali ile markanın sicilden terkin edilmesine, haksız rekabetin men'ine karar verilmesini talep ve dava etmistir.

 Davalı Patent Enstitüsü vekili, davalı şirketin marka başvurusunda KOÇ ibaresini ticaret unvanından ayrı bir şekilde ve esas unsur durumunda belirtmedigi, kaldı ki davacının ticaret unvanını marka olarak tescil ettirdigine dair kanıt bulunmadıgını savunarak davanın reddini istemistir. Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen bilirkisi raporu doğrultusunda, birbiri ile benzesen davacı ve davalı şirket markalarının halk tarafından karıştırılma ihtimalinin davacı markası ile iliskili oldugu ihtimalini de kapsayacak şekilde bulundugu, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8/b kosullarının gerçeklestigi, ayrıca eylemin T.T.K.nun 57/5 nci maddesine göre haksız rekabet teskil ettigi gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmistir.

 Kararı, davalı Patent Enstitüsü vekili ile davalı şirket vekili temyiz etmistir.

1-Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 432 nci maddesine göre temyiz süresi on bes gündür. Davalı şirket vekiline mahkeme kararı 03.02.2003 tarihinde teblig edilmis olup, davalı vekili tarafından karar on bes günlük temyiz süresinin geçirilmesinden sonra 19.02.2003 tarihinde temyiz edilmiş olmakla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 432/4 ncü maddesi uyarınca süresinde yapılmayan temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmistir.

 2-Davalı Patent Enstitüsünün temyiz itirazlarına gelince,

Dava, davalı şirket tarafından "sekil+Koç Un Sanayi A.S."marka başvurusuna davacı şirket tarafından yapılan itirazın reddedilmesi nedeniyle davalı Enstitünün Yeniden Inceleme ve değerlendirme Kurulu kararının iptali istemine ilişkindir.

  Davacı şirket "KOÇ" unvanını 28.12.1963 yılından itibaren kullanmakta olup, bu unvanı 15.12.1999 tarihinde marka olarak tescil ettirmiştir. Davalı ise bu tarihten önce 29.06.1999 tarihinde davaya konu marka başvurusunu yapmıs bulunmaktadır.

 Bir isaret üzerinde, bu isaretin üçüncü bir kisi tarafından marka olarak tescili amacıyla başvurusu yapılan tarihten önce bir hak elde edilmis ise, bu hakka sahip kisi, söz konusu isaretin tesciline itirazda bulunabilir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8/3-a maddesine göre, tescilsiz işaretin korunmasını saglayan düzenlemeden yararlanabilmek için öncelikle, isaretin ayırt edici nitelik kazanmıs olması, ve ayrıca isaretin itiraz eden tarafından daha önceki bir tarihten beri kullanılmakta bulunması ve nihayet itiraz sahibinin tanınmıs isareti ile başvuru sahibinin tescilini istedigi işaret arasında ayniyet, benzerlik ve iltibas tehlikesinin bulunması gerekir (Bkz.Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 1.Bası Ekim 1999, syf.389).

Mahkemece alınan bilirkisi raporunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8/1-b maddesi hükmü tartısma konusu yapılarak sonucu ulasılmıs ise de, anılan maddenin somut olaya tatbik imkanı bulunmamaktadır.

 O halde, mahkemece yukarıda açıklanan ilkeler ısıgında tarafların ilgili delillerinin toplanarak, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı oldugu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi dogru görülmemistir.

 3-Bunun yanında, hükümsüzlüğüne karar verilip, kesinlesinceye kadar bir markanın tüm geçerli hukuki hakları marka sahibine saglayacagı kuskusuz olup, somut olayda davalı şirketin adına tescilli markasına güvenerek, yaptıgı faaliyetlerinin haksız rekabet olusturmayacagı da açıktır.

 O halde, mahkemece, davacının Türk Patent Enstitüsü Baskanlıgı'nın Yeniden Inceleme ve

Değerlendirme Kurulu kararının ve diger davalı markasının iptallerine ilişkin taleplerinin dısında kalan istemlerinin tümünün reddi gerekirken, bunlardan bir bölümünün kabulü de dogru görülmemistir.

 Sonuç: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle açıklanan nedenlerle davalı şirket vekilinin temyiz isteminin H.U.M.K.nun 432/4 ncü maddesi gereğince reddine, 2 ve 3 numaralı bentlerde açılanan nedenlerle davalı Enstitü vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcı pesin alındıgından davalı Koç Un San.A.S.'den baskaca harç alınmasına mahal olmadıgına, ödedigi temyiz pesin harcın istegi halinde temyiz eden davalı Türk Patent Enstitüsü Baskanlıgı'na iadesine, 13.10.2003 tarihinde oybirligi ile karar verildi.

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

Esas No: 2001/9903 Karar No: 2002/3699 Karar Tarihi: 19.04.2002

TESCILI MARKANIN TERKINI - MARKAYA TECAVÜZÜN ÖNLENMESI -

MADDI VE MANEVI TAZMINAT

ÖZET: Davalı da çay konusunda uluslararası ticari alanda faaliyet gösteren bu kurulus olması nedeniyle dünyadaki bu konudaki gelismeleri ve bununla ilgili marka tescilini takip etmek zorundadır. Bu zorunluluk basiretli bir tacir olmanın da zaruri sonucudur. O halde, aynı sahada çalısan davalının 15 ülkede tescili bir markayı bilmedigini ve o nedenle Türkiye'de tescil ettirdigini ileri sürmesi, TTK.nun 21/2. maddesinde aykırı oldugu gibi, MK.nun 2. maddesine göre de mümkün görülemez. Su halde Paris Sözlesmesi'nin mükerrer 6. maddesi 3. bendi anlamında kötü niyetli bir tescil vardır ve bu şekilde olusturulan tescilin terkini gerçek marka sahibince talep edilebilir.(6762 S. K. m. 21, 56) (4721 S. K. m. 2) (551 S. K. m. 47) (Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir Ittihat Ihdas Edilmesine Dair Paris Anlasması (Paris Sözlesmesi) Mük. m. 6-1) (556 S. KHK. m. 8) Taraflar arasında görülen davada (Istanbul Fikri ve Sanayi Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 5.6.2001 tarih ve 2001/283-47 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi durusmalı olarak davacı vekili tarafından istenmis olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, durusma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra isin geregi görüsülüp, düsünüldü.

Davacı vekili, müvekkiline ait ve uluslar arası tescil kaydı yapılan "Alvorada" markasının, Türkiye'de davalı tarafından aynen tescil ettirilmek suretiyle iltibasa sebebiyet verildigini ileri sürerek, davalı markasının sicilden terkinini, bu ibarenin tanınmıs marka oldugunun tespitini, markaya tecavüzün menini, fazlaya ilişkin hak saklı kalmak üzere simdilik 500.000.000 lira maddi ve 2.000.000.000 lira manevi tazminatın faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmistir.

 Davalı vekili, davanın hak düsürücü süre içinde açılmadıgını, müvekkilinin kötü niyetinin bulunmadıgını, markanın Türkiye'de müvekkili tarafından maruf kılındıgını ve iddiaların dogru olmadıgını savunarak, davanın reddini istemistir.

Mahkemece, toplanan deliler ve yaptırılan bilirkisi incelemeleri sonucuna göre, davacı markasının Türkiye'de tanınmıs olmadıgı, markanın Türkiye'de davalı tarafından tanıtıldıgı ve davalının da kötü niyetli olmadıgı gerekçesiyle ve benimsenen son bilirkisi raporları doğrultusunda davanın reddine karar verilmistir.

 Kararı, davacı vekili temyiz etmistir.

Dava, tescili markanın terkini, markaya tecavüzün menine, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

 Mahkemece, yukarda özetlenen gerekçeyle davanın reddine karar verilmistir.

Dosyadaki kanıtlara göre, Alvorada markasını çay ürünlerinde kullanmak üzere davacı yabancı şirket tarafından Paris Sözlesmesi'ne taraf 15'ten fazla ülke ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü OMPI'de davalıdan önce tescil ettirilmistir. Davalı ise, aynı markayı aynı ürün sınıfı için 1992 tarihinde Türkiye'de tescil ettirmistir. Isviçre-Türk Markalar Hukuku, marka üzerindeki hakkın iktisabı ve korunması ile ilgili olarak üç önemli ilkeden biri olan marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kisiye aittir ki buna "gerçek hak sahibi" denilir ve bu gibi durumlarda markanın tescili sadece açıklayıcı etkiye sahiptir. Diger bir deyisle, marka üzerindeki hak tescilden önce dogmus bulunmaktadır. Buna karsı, bir markayı ihdas ve istimal etmeksizin, sadece seçip tescil ettiren bir kimsenin bu tescili kurucu etkiye sahiptir. Bu tür tescil sadece hak sahibine baslangıçta sarta baglı bir hak saglayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp, bu markayı tescil ettirecegi tarihe kadar kurucu etki sahipligi devam eder. Çünkü, marka üzerindeki gerçek hak sahipligi, ikinci bir bagımsız ve münferit mülkiyete hak tanımaz. Markanın gerçek hak sahibi, markasının aynısını ve ayırd edilemeyecek benzerini, her nasılsa marka olarak tescil ettiren kimsenin bu eylemi gerçek marka sahibinin hakkına tecavüz sayı h r ve bu tecavüzü TTK.nun 56 ve izleyen maddelerde yer alan haksız rekabet hükümlerine ve özellikle bu konudaki özel düzenlemeyi teskil eden 556 sayılı Markalar Hakkındaki KHK.nin 8/III ve 42/1-b ve önceki 551 sayılı Markalar Kanununun 47. maddesine göre önlenebilir ve sonradan tescil edilmis markanın terkininin istenebilir.

 Diger taraftan Dairemizin kararlılık gösteren uygulamasına göre, Türkiye'nin de katıldıgı Paris Sözlesmesinin 6. mükerrer maddesine göre, üye ülkeler kötü niyetle tescil edilmis olan markanın terkinini talep için süre koyamazlar ve "Birlik ülkeleri tescilin talep edildigi ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu ülkede bu Antlasma'dan yararlanacagı kabul olunan bir sahsa ait oldugu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldıgı herkesçe bilindigi mütalâa edilen bir markanın karısıklıga meydan verebilecek surette örnegini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek Ülke mevzuatı müsait oldugu takdirde dogrudan dogruya, gerekse ilgilinin istegi üzerine red ve hükümsüz kılmayı taahhüt ederler". Bu hüküm uyarınca, birçok yabancı ülkede tescilli bulunan hele somut olayda Dünya Fikri Mülkiyet Bürosuna tescilli davacı markasının korunması gerekir.

Öte yandan, davalı da çay konusunda uluslararası ticari alanda faaliyet gösteren bu kurulus olması nedeniyle dünyadaki bu konudaki gelismeleri ve bununla ilgili marka tescilini takip etmek zorundadır. Bu zorunluluk basiretli bir tacir olmanın da zaruri sonucudur. O halde, aynı sahada çalısan davalının ülkede tescili bir markayı bilmedigini ve o nedenle Türkiye'de tescil ettirdigini ileri sürmesi, TTK.nun 21/2. maddesinde aykırı oldugu gibi, MK.nun 2. maddesine göre de mümkün görülemez. Şu halde Paris Sözlesmesi'nin mükerrer 6. maddesi 3. bendi anlamında kötü niyetli bir tescil vardır ve bu şekilde olusturulan tescilin terkini gerçek marka sahibince talep edilebilir.

Yukarıda yapılan açıklamalar karsısında, davanın kabulüne karar verilmesi gerektigi halde, bu açıklamaya aykırı düsen gerekçeler ile davanın reddine karar verilmis olması isabetli görülmediğinden kararın bozulması gerekmistir.

 Sonuç: Yukarıda yazılı gerekçelerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına (BOZULMASINA), 250.000.000 lira durusma vekillik ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ödedigi temyiz pesin harcın istegi halinde temyiz edene iadesine, 19.4.2002 tarihinde oybirligi ile karar verildi.

 SONUÇ OLARAK

 Marka hakkı tescille doğar. Tescil ise bildirici niteliktedir. Her ne kadar SMK tescilli markalar için koruma sağlamakta ise de, önceye dayalı bir hakkı olduğunu iddia eden tescilsiz markaya sahip taraf, iddiasını ispat edebildiği takdirde tescilsiz markası ile aynı veya benzer marka başvurusuna Türk Patent Kurumu nezdinde itiraz ederek başvurunun reddini sağlayabilir. Reddin kapsamı markanın kendisine ve/veya mal ve hizmet sınıflarına olabilir.  Tescilin bildirici nitelikte olması bu karinenin çürütülebilir olması sonucunu doğurmaktadır. O halde önceye dayalı kullanım hakkına dayanılarak yani işletme adının tescilli markadan önce kullanılması ispat edilerek tescil karinesi çürütülebilir. Bu karinenin çürütülmesi ancak ve ancak işletme adının “markasal” olarak kullanıldığının ve aynı zamanda tescilsiz işletme adının markasal olarak kullanımının tescilli markadan daha önceye ait olduğunun ispatı ile mümkündür. Yani markasal olmayan işletme adı kullanımı, tescilli markaya karşı herhangi bir koruma sağlamayacaktır. Yine aynı şekilde tescilli markadan daha sonra markasal kullanılan işletme adı da, işletme sahibine herhangi bir hak sağlamayacaktır.

Hem ticaret ünvanı, hem de işletme adı ayırt edici ad olarak ülke çapında korunurlar ve işletme adları için yerellik ilkesi artık hukukumuzda yoktur ve kaldırılmıştır. Bu gerçekliğin artık daha çok hissedilmesi, işletme adlarının, ülke çapında korunan marka tescilleri ile olan çatışmasını daha da belirgin ve çokluk haline getirmiştir.

İşletme adlarının markasal kullanımı, Ticaret Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunumuz arasında çıkarlar çatışmasını doğurmaktadır. Bu sorunun da bir an önce çözülmesi, açılacak davaların “haksız rekabet davası” mı yoksa “önceye dayalı kullanıma dayalı sınai mülkiyet davası” mı olduğu sorunsalına da çözüm olacaktır. Aksi takdirde bu konuların konusunda uzman avukatlarla dahi çözüzü uzun soluklu bir adli süreci beraberinde getirecektir.  Ancak şu da bir gerçektir ki, hem ticaret ünvanı, hem de işletme adı ayırt edici ad olarak ülke çapında korunurlar ve işletme adları için yerellik ilkesi artık hukukumuzda yoktur ve kaldırılmıştır.

Hukukla kalın,

Cengiz SERTTAŞ

             Avukat-Arabulucu

             Patent ve Marka Vekili

             Adli Muhasebe Bilim Uzmanı (MBA)

Yararlanılan Kaynaklar

-          Sınai Mülkiyet Hukuku (6769 Sayılı Ve 556 Sy Khk)

-          Marka Ve Ticaret Ünvanı Arasında Karıştırılma Tehlikesi- Muhammed İkbal Karadaş, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020)

-          Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar, İlhami Güneş, Seçkin Yayıncılık, Ocak 2012)

-          Sinerji Mevzuat Programı (Emsal Karar Metinleri)

-          Türk Marka Hukuku, Uğur Çolak, Oniki Levha Yayıncılık, Ocak, 2023)

-          Türk Hukuku Kapsamında İşletme Adının Haksız Rekabet Hükümleri Uyarınca Korunması, Dergipark,  Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 108 (Makale)

-          Marka ve ticaret unvanı arasında iltibas, prof. Dr. Mehmet emin bilge, dergipark, makale, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/199323